Радник

---

 

Право інтелектуальної власності  Дахно, 2006

 

ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ ТА ШОУ-ХАУ)

 

 

 

 

§2. США

США терміни «ноу-хау» й «секрети виробництва» вважаються еквівалентними. Перший термін не має офіційного статусу. Окрім «ноу-хау», вживається й термін «ноу-хау», що означає «показати як». Поняттям «ноу-хау», прийнято називати певний вид технічної інфор­мації, що дає змогу його власникові виконати потрібне завдання.

У США термін «секрет виробництва» охоплює будь-яку форму­лу, зразок, пристрій або компіляцію інформації, які використовуються в підприємницькій діяльності (business) та надають можливості одер­жати переваги над конкурентами, що їх не знають і не використову­ють. Секрет виробництва є способом чи пристроєм для постійного використання в підприємницькій діяльності.

Ко

нфіденційність інформації про секрети виробництва охоро­няється законом. Таку інформацію забороняється одержувати «не­належними методами» чи порушуючи довіру (breach of confidence). Неналежне одержання секретів виробництва вважається одним із видів недобросовісної конкуренції (unfair competition).

В американських судах при розгляді справ цієї категорії найчас­тіше дискусія виникає навколо двох питань:

—чи є відповідна інформація цінною і секретною?

—чи застосовує відповідач недозволені методи для її одержання?

На відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, відпові­дальність за порушення секретів виробництва випливає не з факту копіювання чи використання відповідної інформації. Відповідальність настає з огляду На використання неналежних методів її одержання.

У США законодавство, що стосується секретів виробництва, є законодавством, затвердженим на рівні штатів. Закону федерального рівня немає. Національна конференція комісіонерів у 1979 р. прий­няла «Uniform Trade Secret Act» (UTSА), що, як можна зрозуміти, має у США напівофіційний характер і є спробою кодифікувати цю ділян­ку юриспруденції. Багато штатів використали UTSA 72 як своєрід­ний шаблон під час підготовки своїх законів щодо секретів вироб­ництва. Доповнення до цього акта вносилися в 1985 р.

В UTSA секрети виробництва сформульовані як інформація, кот­ра поєднує формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний прийом або спосіб, які породжують:

—«незалежну економічну цінність», як дійсну, так і потенційну, з огляду на те, що їх неможливо одержати третім особам, не зас­тосовуючи неналежних засобів і вони є загально невідомими;

—вони є предметом зусиль, резонних для підтримання їхньої сек­ретності.

UTSA не висуває вимоги про те, що відповідна інформація має перебувати в постійному користуванні в підприємницькій діяльності, перш ніж її вважатимуть секретом виробництва.

Конфіденційна ділова інформація у США давно була визнана власністю. Згідно з рішенням одного із судів секрет виробництва є особливим видом власності в тому розумінні, що встановлення фак­ту втручання в цю власність залежить від зловживання конкретним відповідачем конфіденційним розкриттям.

Секрет виробництва вважається «відносною власністю». Пору­шення прав на цю власність має місце (окрім зловживання конфі­денційним розкриттям) під час застосування неналежних методів одержання інформації.

Згідно з UTSA неналежним оволодінням {misappropriation) секре­тами виробництва є:

—одержання чужого секрету виробництва особою, яка знає чи може знати, що секрет виробництва отримано за допомогою неналежних засобів;

—розкриття або використання чужого секрету виробництва без чітко висловленої {explicit) чи такої, що мається на увазі {implied), згоди особи, яка:

а) використовує неналежні засоби одержання знань про секрети виробництва;

б) на момент розкриття або використання знала чи могла знати, що її знання про секрети виробництва були одержані:

—за обставин, з яких випливає зобов'язання підтримувати їх сек­ретність чи обмеження їх застосування;

—від особи, яка використовувала неналежні засоби для їх одер­жання;

—від особи (чи через неї), яка мала зобов'язання стосовно осо­би, котра подала позов, щодо підтримання їх секретності чи обмеженого використання;

в)         перед матеріальною зміною свого становища (наприклад, звіль­нення з фірми-роботодавця та заснування власної) знала чи могла знати, що ця інформація була секретом виробництва та відомості про який були отримані випадково або помилково.

До ряду класично незаконних способів одержання секретів ви­робництва належать:

—промислове шпигунство (крадіжка за допомогою злому або електронних і провідникових засобів);

—хабарництво (підкуп працівників з метою порушення ними зобов'язань про конфіденційність);

—неналежне відрекомендування (наприклад, видання себе за іншу особу, в тому числі посадову).

Можуть застосовуватися й інші засоби, зокрема фотографування з повітря.

На думку фахівців, згідно з UTSA секретам виробництва надаєть­ся ширший і надійніший захист, ніж відповідно до «загального пра­ва». Суди можуть накладати на порушників заборони {injunctions) щодо використання секретів виробництва, які існують стільки, скільки інформація залишається секретом виробництва. Тобто, у принципі, нескінченно довго. Нерідко під час накладання заборон суди беруть до уваги гіпотетичний розрахунковий період, який зна­добився б для розкриття секрету виробництва законним способом. Як бачимо, можливість заборонити іншим особам розкриття секрету виробництва є важливим правом у процесі охорони ноу-хау. Вказані заборони не обов'язково можуть тривати нескінченно довго. Якщо секрет виробництва законним чином стає загальнодоступним для громадськості, то особа, на яку наклади заборону, може звернутися до суду із заявою про припинення заборони.

Суди також мають право на прийняття рішень, спрямованих на уникнення розкриття секретів виробництва і протягом періоду, що передує судовому розглядові. Замість заборони суди можуть зобов'я­зати порушника придбати ліцензію чи сплатити роялті (платежі за використання, яке вже відбулося). Компенсаційне відшкодування може охоплювати суми незаконного збагачення та відшкодування втрат. UTSA передбачає можливість відшкодування втрат у потрійному розмірі {treble damages).

Оскільки секрети виробництва вважаються власністю, то на них поширюються норми кримінального законодавства про крадіжку. Згідно із законодавством низки штатів крадіжка виробів, які втілю­ють секрети виробництва, є злочином. Американські фахівці все-таки вважають, що норми кримінального законодавства є вужчими, по­рівнюючи з нормами цивільного законодавства. Кримінальне законо­давство не охороняє інформацію про секрети виробництва. Охороня­ються матеріальні речі, що втілюють секрети виробництва. При цьому не обов'язково, аби відповідні вироби мали певну реальну вартість. Тобто особа, яка запам'ятала секретну формулу речовини й потім її розкрила, кримінально не переслідується, тоді як особа, котра вкрала аркуш паперу з цією формулою, підлягає під кримінальне покарання.

Доповнюючи законодавство штатів, федеральне кримінальне законодавство поширюється на передавання, продаж, одержання вкрадених товарів, цінних паперів, що мають вартість, яка перевищує 5 тис. доларів. До категорії «товари» долучають і втілені в певних речах секрети виробництва.

Розкриття інформації особам, які мають зобов'язання про підтри­мання секретності, не вважається порушенням конфіденційності відповідного секрету виробництва (у «Додатках» до цієї книги міс­титься «Коротка форма угоди про нерозголошення секретів вироб­ництва»). Але розкриття такої ж інформації особам, які не взяли на себе зобов'язань щодо збереження конфіденційності, вичерпує право власності на відповідний секрет виробництва.

Американці підкреслюють, що з метою підтримання секретності власник секрету виробництва не повинен бути пасивним. Види зу­силь, які вважаються доречними за відповідних обставин, можуть бути різними залежно від цінності секрету виробництва й фінансо­вих та інших можливостей компанії. Але «резонні зусилля» щонай­менше мають охоплювати:

• обмежений доступ (за принципом «лише тому, кому необхідно»);

• зобов'язання працівників про нерозголошення інформації;

• попереджувальне маркування інформації, яка становить, на дум­ку роботодавця, секрет виробництва (на приклад, «конфіденцій­но») та зберігання відповідної інформації у надійних місцях.

У США конфіденційні стосунки створюються або чітко сформо­ваною угодою або ж сутністю відносин між сторонами. Суди під час розгляду справ вимагають, щоб предмет секрету виробництва був чітко визначеним і зрозумілим.

Запам'ятаймо, що під публічним розкриттям інформації у США розуміють ситуацію, за якої відповідна інформація надається одній людині чи кільком особам, які перебувають поза межами конфіден­ційних взаємостосунків. Охорона секретів виробництва не втрачаєть­ся, коли сторонні відвідувачі підписують угоду про конфіденційність чи нерозкриття інформації перед тим, як вони одержують доступ до відповідних секретів.

Слід підкреслити, що у США не вимагають, щоб інформація була абсолютно секретною, тобто такою, яку знає лише одна особа. Якщо інформація не розкривається певному колові осіб (ширшому чи вуж­чому — залежно від обставин), то це означає, що вона не використо­вується.

У певних випадках виникає необхідність у розкритті секретів виробництва урядовим закладам (наприклад, для одержання урядо­вого контракту). В урядових відомствах США процедура збережен­ня конфіденційності секретів виробництва, як правило, добре опра­цьована і її належним чином дотримуються.

Відзначимо, що до секретів виробництва не застосовується кри­терій «новизна» (novelty), як це має місце щодо винаходів. Але певна частка новизни в секретах виробництва все ж має бути. Те, що відо­ме всім і не є новим, не може бути секретним.

Не застосовується до секретів виробництва й так патентознавчий критерій, як «неочевидність» (non-obviousness). Секрет виробниц­тва може бути вдосконаленням очевидного. Відомості, що стосуються покупців, обсягів продажу, витрат і цін, можуть вважатися секрета­ми виробництва. Не всі переліки споживачів вважаються секретни­ми. На такий статус не можуть претендувати переліки, складені за даними загальної реклами. Комп'ютерне забезпечення визнається як секрет виробництва, на який поширюється правова охорона.

На відміну від патентної охорони, охорона секретів виробництва не надає їхнім власникам виняткових прав на використання відповід­ної інформації. Інші особи можуть використовувати цю інформацію, якщо вони одержали її законним чином.

Законодавство стосовно секретів виробництва не забороняє розкриття ноу-хау добропорядними й чесними способами. Зокре­ма, за допомогою проведення самостійних досліджень з метою одержання бажаного результату. Патентне законодавство заборо­няє третім особам використовувати чужий, але вже відомий і роз­критий, наприклад, винахід. Зрозуміло, що протягом чинності відповідного патенту. Кажуть, що «патент діє проти всього світу». Секрети виробництва такого правила не мають. У контексті зако­нодавства стосовно секретів виробництва дозволяється викорис­товувати метод «зворотного інжинірингу», тобто придбати певний об'єкт, демонтувати його на складові частини та здогадатися про суть його секретів виробництва. Розкрити секрети можна, спосте­рігаючи за відкритим функціонуванням виробу чи за його експо­нуванням на публічній виставці. Широковідомим легальним спо­собом розкриття секретів виробництва є аналіз загальнодоступної літератури.

Необхідно підкреслити, якщо секрет виробництва стосується тех­нології (процесів, способів) створення продукту й відповідні секрети виробництва неможливо розкрити, спираючись на реалізовану кінцеву продукцію, то продаж такого продукту не вважається розкриттям відповідного секрету виробництва.

Якщо секрети виробництва розкриваються колишніми працівни­ками фірм, то в судах під час розгляду позовів зосереджується увага на рівні загальної майстерності й умінь відповідного працівника та специфічній інформації, яку можна отримати тільки від конкретно­го роботодавця. Американські фахівці зазначають: «Більшість підприємств уперше усвідомлює важливість секретів виробництва лише після того, як ключовий найманий працівник, якого перема­нив конкурент, чи який створив свою конкуруючу фірму, викорис­товує переваги цих секретів виробництва».

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії до іншої на ліцензійній основі. Якщо патентна ліцен­зія розглядається як своєрідне запевнення про те, що патентовласник не пред'являтиме ліцензіатові позов з огляду на використання ним розкритого патентовласником громадськості винаходу (промис­лового зразка), то ліцензія на секрет виробництва розглядається як передавання саме права на використання знань, що були невідоми­ми публіці на момент їх розкриття.

У суперечках про розкриття секретів виробництва тягар доказів покладається, як правило, на позивача. Угоди про конфіденційність і ліцензії розглядаються як додаткові контрактні права на секрети виробництва. Якщо дві сторони взаємно погоджуються, що певна інформація є секретом виробництва, то багато судів вважають відпо­відний контракт таким, що підлягає виконанню, навіть, якщо влас­ник секрету виробництва не може вказати кожний його елемент.

Складні правові питання виникають за так званих «гібридних ліцензій», предметом яких є як патенти, так і секрети виробництва. Судова практика США свідчить: якщо сутність патенту тісно пере­плетена з секретами виробництва, то в разі визнання патенту не­дійсним та за умови закінчення терміну його чинності втрачаються права на одержання обумовлених розмірів платежів. Якщо ж у ліцензійній угоді аспекти, що стосуються секретів виробництва, «фізично й контрактно» відображені окремо, то права на одержання платежів за секрети виробництва зберігаються, незалежно від долі відповідного патенту.

Судова практика США опрацювала і процедуру збереження кон­фіденційності секретів виробництва в процесі судочинства.

У рамках охорони секретів виробництва американська юриспру­денція наштовхується й на проблеми одержання компаніями пропо­зицій (ідей), що стосуються їхньої ділової діяльності, від сторонніх осіб. Як правило, у компаніях є спеціальні відділи. Вони укомплек­товані не фахівцями-інженерами, а клерками та фахівцями у сфері «паблік релейшнз». Ці відділи розглядають пропозиції не за їх сут­ністю, а за формальними ознаками. Якщо з пропозиції випливає, що вона стосується виробничої і комерційної діяльності, то подавачеві повертаються всі його матеріали з повідомленням про те, що з його пропозицією ніхто, окрім цього спецвідділу, не ознайомлювався.

Контрольні питання

10 Чи зобов'язані у США урядові заклади дотримуватися кон­фіденційності отриманої від фірм інформації?

11 Чи застосовуються до секретів виробництва такі критерії, як

«новизна» та «неочевидність»?

12 Чи має власник секретів виробництва виняткове право на їх використання?

13 Чи можна секрети виробництва розкривати добропорядним способом?

14 Що таке «гібридні ліцензії»?

15 Які проблеми виникають і як вони вирішуються у зв'язку з поданням компаніям третіми особа ми пропозиції виробни­чо-комерційного характеру

16 Який термін — «секрети виробництва» чи «ноу-хау» — вва­жається офіційним?

17 Чим ноу-хау відрізняється від шоу-хау?

18 Чи можна секрети виробництва розглядати окремо від підприємницької діяльності?

19 Чому неналежне одержання секретів виробництва належить до недобросовісної конкуренції?

20 Чи можуть секрети виробництва бути такими, що не мають економічної цінності?

21 Чи можна копіювати секрети виробництва Якщо так, то яким чином? Якщо ні, то чому?

22 Чи існує федеральне законодавство у сфері секретів вироб­ництва?

23 Чи є практичне використання секретів виробництва неодм­інною умовою їх правової охорони?

24 Які ви знаєте прилади тривалого існування секрети вироб­ництва?

25 Чи передбачає кримінальне законодавство відповідальність за неналежне одержання інформації про секрети виробниц­тва?

26 Чи є законодавство про секрети виробництва на рівні штатів?

27 Які заходи має застосовувати власник секретів виробництва для збереження їх конфіденційності?

28 Чи можна на секрети виробництва видавати патенти?

29 Чи належить ліцензія на передачу секретів виробництва до розряду патентних?

29 Чим відрізняється ліцензія на запатентований винахід від ліцензії на секрет виробництва?

< Попередня   Наступна >