567

---

В. М. Крижна,

доцент кафедри цивільного права НЮАУ імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук

ПРАВОВА ОХОРОНА ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Потреба правової охорони добре відомих торговельних марок обумовлена необхід­ністю не допустити безпідставне викорис­тання доброї репутації певної особи іншими особами. Такий підхід дає можливість захис­тити з однієї сторони — підприємців, позна­чення яких стали добре відомими на терито­рії певної держави без реєстрації прав на них, а з іншої — споживачів, які асоціюють відоме їм позначення з очікуваною якістю товарів чи послуг.

Підґрунтя правової охорони добре відо­мих торговельних марок на міжнародному рівні закладено Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, яка 6 листо­пада 1925 р. доповнена ст. 6, відповідно до якої: «Країни Союзу зобов’язуються, чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускаєть­ся законодавством даної країни, чи за клопо­танням зацікавленої особи, відхиляти або ви­знавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатний викликати змішування зі зна­ком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Кон­венції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення по­ширюється і на ті випадки, коли істотна скла­дова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Що стосується законодавства України, то охорона прав на добре відомі торговельні марки передбачена Цивільним кодексом Ук­раїни, прийнят

им 16 січня 2003 р. (далі — ЦК), положення якого послугували підста­вою доповнення Закону України «Про охо­рону прав на знаки для товарів та послуг» від 22 травня 2003 р. (далі — Закон) ст. 25, яка визначає основні положення охорони цього об’єкта.

До окремих питань правової охорони добре відомих торговельних марок зверта­лися науковц2, однак деякі нагальні пробле­ми залишилися за межами їх уваги.

Мета даного дослідження — з’ясувати особливості правової охорони добре відомих торговельних марок за законодавством України. Для цього проаналізуємо порядок набуття та правові наслідки визнання торго­вельної марки добре відомою, а також під­стави припинення чинності майнових прав на добре відомі торговельні марки.

Що стосується підстав набуття прав на добре відомі торговельні марки, то у цьому випадку має місце виняток з існуючої в Україні реєстраційної системи набуття прав на торговельні марки в Україні. Незалежно від наявності чи відсутності реєстрації ви­знати торговельну марку добре відомою може суд або Апеляційна палата Державного де­партаменту інтелектуальної власності, рі­шення якої може бути оскаржене у судовому порядку.

Відповідно до ст. 25 Закону при визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, мо­жуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі су­спільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках або виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість і географіч­ний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона викорис­товується або є визнаною; свідчення успішно­го відстоювання прав на марку, зокрема роз­мір території, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою.

У ч. 2 ст. 16 Угоди про торговельні аспек­ти прав інтелектуальної власності вказуєть­ся, що при визначенні, чи є товарний знак за­гально відомим, треба брати до уваги обізна­ність відповідного сектору широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відо­мість на території відповідного члена Угоди, набута в результаті просування товарного знака.

Залежно від того, який орган визнаватиме торговельну марку добре відомою — суд чи Апеляційна палата Державного департамен­ту інтелектуальної власності, дещо відрізня­ються процедура і необхідні докази для прийняття рішення. Так, Апеляційна палата визнає знак добре відомим за відсутності спору і від­повідно до Закону керується Порядком ви­знання знака добре відомим в Україні Апеля­ційною палатою Державного департаменту ін­телектуальної власності, затвердженому нака­зом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. ? 228.

Цим Порядком, зокрема, передбачено, що використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: ви­ди маркування товарів і/або застосування зна­ка при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних; використання знака в рек­ламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на тери­торії України може підтверджуватися відомо­стями про: обсяг реалізації товарів і/або по­слуг, щодо яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація та­ких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказа­ну в заяві; коло споживачів та їх специфіку за­лежно від характеру товарів і/або послуг; по­ложення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цін­ність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака підтверджу­ється відомостями про дату початку викорис­тання знака та про безперервність його вико­ристання.

Рекламування знака підтверджується відомо­стями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування за фінансовими доку­ментами (звітами) щодо цих витрат.

Відомість знака у певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитуван­ня щодо такої відомості в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізуєть­ся в галузі проведення соціологічних або марке­тингових досліджень. При цьому опитуванням має бути охоплено принаймні шість населе­них пунктів різних географічних регіонів Ук­раїни з кількістю населення не менше 500 тис. Переважним є опитування у трьох містах, та­ких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропет­ровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються виходячи з ха­рактеру діяльності власника знака з вироб­ництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних має відповідати цілям об’єктивно­сті опитування, у зв’язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна — не менше 500 опитуваних у будь-яких двох насе­лених пунктах і не менше 125 — у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для на­селення всієї України та проводитися з ураху­ванням «цільової аудиторії». Опитування сто­совно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призна­чення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції цього виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного спожи­вання, має проводитися серед так званих се­редніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола рес­пондентів — споживачів і фахівців мають да­ти відповіді принаймні на такі запитання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх дум­ку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інфор­мації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. Якщо знак уже визнаний добре відомим в ін­ших країнах, то заявником можуть бути нада­ні відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн. Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, які мають давні економічні і торговельні зв’язки з Україною, то заявни­ком можуть бути надані відомості про факт та­кого використання.

Заявником можуть бути надані також й ін­ші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість в Україні його знака стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Рішення Апеляційної палати про визнання знака добре відомим в Україні в резолютивній частині має містити: дату, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Укра­їні, згрупованих за класами МКТП. Невід’єм­ним додатком до рішення про визнання зна­ка добре відомими в Україні є зображення добре відомого знака.

На сьогодні Апеляційною палатою Дер­жавного департаменту інтелектуальної влас­ності двадцять сім торговельних марок ви­знано добре відомими стосовно таких класів товарів та послуг: 5 капель (33 — горілка, настоянки гіркі); AMD (9 — мікропроце­сори); ASPIRIN (5 — обезболюючі, жаро­знижуючі, протизапальні, антиагрегаційні лікарські засоби); BOUNTY (30 — шоколад та кондитерські вироби з вмістом какао); COSMOPOLITAN (16 — журнали, 35 — го­тування реклами для інших; розміщення рек­лами для інших); ESCADA (3 — парфуми, 25 — модний одяг); INFOCOM (38 — пере­дача повідомлень та зображень за допомо­гою комп’ютера, пошта електронна, зв’язок на допомогою терміналів обчислювальних машин); YAHOO (частина товарів та послуг 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 класів); АСПІРИН та АСПИРИН (5 — обезболюючі, жарознижу­ючі, протизапальні, антиагрегаційні лікар­ські засоби); Гетьман (33 — горілка); КОР­ВАЛОЛ (5 — снодійні, седативні лікарські засоби); МИРГОРОДСЬКА (5 — води міне­ральні на медичні потреби; 32 — мінеральні води (напої); води столові); МОРШИНСЬКА (32 — мінеральні води (напої), води столо­ві); НО-ШПА (5 — спазмолітичні препара­ти, до складу яких входить дротаверин); GOOGLE (35 — шукання інформації для ін­ших через Інтернет; розповсюдження рек­лами на користь інших через Інтернет); ROLEX (14 — годинники та їх частини); UGMK та УГМК (частина послуг 35 класу); Аргументы и факты (16 — друкована про­дукція, газети); МАССАНДРА (33 — вина); Олейна (29 — рослинні масла, харчові олії); Тая (30 — макаронні вироби); Трест КИЇВ-МІСЬКБУД-1 (35 — сприяння продажеві, посередництво; 36 — операції з нерухоміс­тю, житлове керування; 37 — будування, ла­годження, встановлення устаткування, бу­дівельне наглядання); ХОРТИЦЯ (33 — го­рілка, гіркі настоянки); АиФ (16 — дру­кована продукція, газети); НОВUЙ СВЕТ (33 — вина пінливі (газовані, ігристі, в тому числі шампанське)); Nemiroff (33 — го­рілка); YAMAHA (9 — апарати і пристрої для обробки та підсилювання звуку; 12 — мотоцикли, моторолери, двигуни до човнів, снігоходи, в тому числі запасні частини до них; 15 — музичні інструменти).

Що стосується можливості визнання тор­говельної марки добре відомою господар­ським судом, то вона існує лише за наявності спору і реалізовується у позовному прова­дженні. Як правило, йдеться про позови про припинення порушення прав інтелектуаль­ної власності на торговельну марку чи про визнання свідоцтва на знак для товарів та по­слуг іншої особи недійсним. У цьому випад­ку вирішення питання, чи є знак позивача добре відомим, необхідно для вирішення існуючого спору.

Так, господарським судом, зокрема, ви­знано добре відомими: 1) знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України 4959, 4960, 4963 Макдональдс Корпорейшн та 2) позначення «Європа Плюс» та «Europa Plus» як знаки товариства з обмеженою від­повідальністю «Телерадіокомпанія «Європа Плюс Київ». Однак тут виникають проблеми з доступом інших осіб до інформації, які по­значення і стосовно яких товарів та послуг у судовому порядку визнані добре відомими торговельними марками.

Така інформація необхідна, щоб розу­міти, зокрема, використання яких позначень порушуватиме права інших осіб, а також, на які позначення і стосовно яких товарів та по­слуг можна набути майнові права інтелекту­альної власності. Відповідно до п. 3 ст. 6 За­кону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, визнаними добре відомими. В іншому ви­падку настають негативні наслідки для правоволодільця: отримане свідоцтво може бу­ти визнано недійсним у зв’язку з невідповід­ністю зареєстрованого знака умовам надан­ня правової охорони (п. 1 ст. 19 Закону).

У той же час, питання доступу до інфор­мації досить чітко вирішено стосовно торго­вельних марок, визнаних добре відомими в Україні за рішенням Апеляційної палати Дер­жавного департаменту інтелектуальної влас­ності. Вони заносяться нею до Переліку зна­ків, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Держдепартаментом. До Переліку вносяться такі дані: дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні; дата, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування, міс­цезнаходження юридичної особи — власника знака; прізвище, ім’я, по батькові, місце про­живання — для фізичної особи — власника знака; зображення знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні. Відомості про знак, який за рішен­ням Апеляційної палати визнаний добре відо­мим в Україні, публікуються в офіційному бю­летені «Промислова власність».

Вважаємо доцільним ввести аналогічний порядок і стосовно торговельних марок, ви­знаних добре відомими в судовому порядку, та єдиний реєстр добре відомих торговель­них марок. Оскільки відповідно до Положен­ня про Державний департамент інтелекту­альної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. ? 997, одним з основних завдань Департаменту є організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, для чого він здійснює, зокрема, державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об’єктів інтелектуальної влас­ності, то обов’язок по веденню єдиного реєстру добре відомих торговельних марок до­речно покласти на Державний департамент інтелектуальної власності.

При цьому в законодавстві необхідно пе­редбачити, що особа, чию торговельну мар­ку визнано добре відомою, має можливість посилатися цю обставину у відносинах з тре­тіми особами і ставити питання про захист своїх прав лише з моменту внесення відомо­стей про цю добре відому торговельну марку до Державного реєстру. Такий підхід забез­печить існування єдиного Державного реє­стру добре відомих торговельних марок і можливість реалізації права інших осіб на ін­формацію.

Що стосується правових наслідків ви­знання торговельної марки добре відо­мою, то з дати, на яку за визначенням Апеля­ційної палати чи суду марка стала добре відо­мою в Україні, їй надається така сама право­ва охорона, як і у випадку, якби вона була заяв­лена на реєстрацію в Україні. При цьому охорона поширюється також на товари і по­слуги, що не споріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її вико­ристання іншою особою стосовно таких това­рів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомої марки і його інтере­сам, ймовірно, буде завдано шкоди таким ви­користанням (ч. 4 ст. 25 Закону). Це дає підста­ви дійти висновку про відступ від правила спе­ціалізації, оскільки в цьому випадку правова охорона надається не за чітко зазначеним пе­реліком товарів чи послуг, а відбувається збільшення обсягу правової охорони, оскільки стосовно добре відомих торговельних марок за певних обставин вона поширюється також на неоднорідні товари та послуги.

За загальним правилом набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Коли йде­ться про добре відому торговельну марку, то таким документом є рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелекту­альної власності або суду.

На відміну від зареєстрованих торговель­них марок, строк чинності яких чітко визна­чено законодавством, права інтелектуаль­ної власності на добре відомі торговельні марки є чинними безстроково. Однак це не означає, що відсутні підстави припинення чинності цих прав. На наш погляд, права ін­телектуальної власності на добре відомі торговельні марки можуть бути припине­ні за рішенням суду з таких підстав:

втрата торговельною маркою доброї відомості (тобто тих факторів, на підставі яких торговельна марка була визнана добре відомою в Україні);

перетворення торговельної марки у за­гальновживане позначення певного виду то­варів чи послуг.

До того ж, у зв’язку з тим, що добре відо­мою може бути визнано і не зареєстровану торговельну марку, Апеляційна палата чи суд може не врахувати, що саме позначення не відповідає передбаченим законодавством умовам надання правової охорони. Якщо ж згодом з’ясується, що надання юридичної монополії на це позначення відбулося з по­рушенням прав інших осіб, то останні мають право оскаржити рішення суду чи Апеляцій­ної палати Державного департаменту інте­лектуальної власності про визнання торго­вельної марки добре відомою.

Отже, добре відомі торговельні марки ма­ють бути не лише широко відомими, а й від­повідати передбаченим у законодавстві за­гальним умовам надання правової охорони торговельним маркам, а всі відомості про ви­знані добре відомими торговельні марки по­винні отримати відображення в реєстрі доб­ре відомих торговельних марок, ведення якого доцільно покласти на Державний де­партамент інтелектуальної власності Мініс­терства освіти і науки України.

 

 

< Попередня